【前言】

專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不應支持。

【案例】

上訴人（原審原告）：洛陽中冶建材設備有限公司（以下簡稱中冶公司）

被上訴人（原審被告）：福建海源復合材料科技股份有限公司（以下簡稱海源材料公司）

涉案專利：200810130824.5 “磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置”

專利權人：中冶公司

權利要求1保護內容如下：

1.磚的全自動液壓成型和智能碼垛裝置，包括壓磚機（1）、碼垛機器人（2）、自動進給機（3）、蒸養(yǎng)車（4）和電氣控制裝置（5），壓磚機（1）包括壓機框架（11）、布料裝置（12）、模具（13）和液壓站（14），碼垛機器人（2）安裝在壓磚機（1）和自動進給機（3）之間，自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側，自動進給機（3）對蒸養(yǎng)車（4）進行定位和進給，其特征在于，碼垛機器人（2）包括碼垛機械手（22），碼垛機械手（22）進入壓磚機（1）內部，對磚坯上平面的殘留料進行清掃，接著抓起磚坯并運送到蒸養(yǎng)車（4）上進行碼垛，電氣控制裝置（5）通過電氣線路（52）與壓磚機（1）、碼垛機器人（2）和自動進給機（3）的驅動裝置和傳感器相連，電氣控制裝置（5）通過PLC模塊（51）中的程序指令，使壓磚機（1）、碼垛機器人（2）和自動進給機（3）動作聯(lián)鎖。

專利權人中冶公司向河南省鄭州市中級人民法院提起訴訟，請求海源材料公司停止侵害中冶公司涉案專利權的行為。

被訴侵權產(chǎn)品的技術特征包括：“壓磚機包括壓機框架、布料裝置、模具和液壓站，碼垛機器人安裝在壓磚機和自動進給機之間，自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的對面的一側，自動進給機對蒸養(yǎng)車進行定位和進給”。

本案爭議焦點之一為：

被訴侵權產(chǎn)品中“自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的對面的一側”與涉案專利權利要求1中“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側”的技術特征是否構成等同，即是否可以將“不同的一側”的技術方案納入專利保護范圍內。

本案在授權程序中，專利權人將申請公布文件中的權利要求3并入權利要求1，即將“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側”這一特征并入權利要求1中。

針對以上修改，對自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關系“不同的一側”是否適用禁止反悔原則，原審法院與二審法院給出了不同的觀點。

原審法院認為：

涉案專利從申請到授權的過程中，申請公布文件和授權文件中均只有“自動進給機（3）安裝在壓磚機（1）中液壓站（14）的相同的一側”這一技術特征，授權文件只是將原權利要求3并入權利要求1，但并未對內容作任何修改，因此，海源材料公司、海源裝備公司主張就該技術特征適用禁止反悔原則的意見，不予采納。

二審法院則認為：

專利權人通過對涉案專利權利要求1的修改，限定了自動進給機與壓磚機中液壓站的位置關系為“相同的一側”。專利權人為獲得授權，依照國家知識產(chǎn)權局發(fā)出的審查意見，修改了權利要求1的內容，將原屬于權利要求3的內容，包括自動進給機的安裝位置在內的技術特征并入了權利要求1，屬限制性修改。該并入后的權利要求1明確自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的“相同的一側”，應視為放棄能夠且已經(jīng)預見到的“不同的一側”技術方案，根據(jù)禁止反悔原則，對自動進給機和壓磚機中液壓站的位置關系“不同的一側”不應納入涉案專利權利要求的保護范圍，也不宜將其擴大解釋為與“相同的一側”等同的技術特征。

根據(jù)二審法院的觀點可以看出，授權過程中的限制性修改應視為放棄能夠預見的其他技術方案。盡管原始申請文本中未記載“不同的一側”這一技術特征，但自動進給機與液壓站之間的關系可以有兩個不同的技術方案，即自動進給機安裝在液壓站“相同一側”和“不同一側”，專利權人通過修改，將位置關系限定為“相同的一側”，對于能夠預見到的“不同的一側”的技術方案應視為放棄，因此，本案應適用禁止反悔原則。

基于以上分析，二審法院最終認為，被訴侵權技術方案與涉案專利權利要求1記載的全部技術特征相比，至少存在與涉案專利權利要求1記載的“自動進給機安裝在壓磚機中液壓站的相同的一側”這一不同的技術特征，故未落入涉案專利權保護范圍，駁回中冶公司的上訴請求。

【案例啟示】

專利申請人在授權程序中應慎重修改權利要求，對于能夠預見的能實現(xiàn)基本相同的技術效果的技術特征不應輕易放棄，否則該技術特征可能會成為競爭對手規(guī)避專利權的手段，而該放棄的技術特征也會因禁止反悔原則而被排除在專利保護范圍之外。