筆者初看挺唬人，好像很專業(yè)的樣子。

作為一名水平不太高，半瓶子晃蕩的從業(yè)人員，嘗試對(duì)聲稱XXX專利公司發(fā)給客戶的郵件內(nèi)容，進(jìn)行逐段分析。期望能對(duì)申請(qǐng)人區(qū)分一些所謂的專業(yè)代理公司，提供一點(diǎn)點(diǎn)的幫助。

以下為原文和分析：

專利負(fù)責(zé)人：

您好！

本次聯(lián)系您，是關(guān)于貴司名下一項(xiàng)名為“一種XXXX實(shí)現(xiàn)方法”，專利申請(qǐng)?zhí)枮椋?02XXXXXX5。發(fā)明人：XXX XX XX。這項(xiàng)（更正：“件”。權(quán)利要求為“項(xiàng)”，專利為“件”）專利于202X年X月3日被國(guó)知局下發(fā)（應(yīng)該為“發(fā)出”）了駁回決定書（應(yīng)該為“駁回決定”，并非“駁回決定書”），對(duì)于本案的駁回，我司認(rèn)為審查員存在明顯的個(gè)人主觀因素，有分析如下：

駁回原因：

從本案下發(fā)（應(yīng)該為“發(fā)出”）的審查意見通知書來看，本案一直存在創(chuàng)造性的問題在內(nèi)（冗余詞匯），而在答復(fù)中審查員并沒有更換對(duì)比文件進(jìn)行重新審理（應(yīng)為“繼續(xù)審查”），也就是說，本案從一通答復(fù)起到本案（缺少“被”，應(yīng)該為“被駁回”）駁回為止，在答復(fù)思路和審查員審理思路之間一直存在較為明顯的出入，也正是這種答復(fù)思路導(dǎo)致審查員認(rèn)為本案創(chuàng)造性不足。

本段邏輯錯(cuò)誤：

既然審查員沒有更換對(duì)比文件，那么說明了：答復(fù)思路與審查員的思路是一致的。

并非“一直存在較為明顯的出入”。

內(nèi)在的知識(shí)點(diǎn)：

哪種情況下，審查員可能更換對(duì)比文件繼續(xù)審查呢？

一般，審查中更換對(duì)比文件繼續(xù)審查的情況非常少。因?yàn)椋趯彶橹械囊粋€(gè)基本原則是要進(jìn)行充分檢索，以提高審查效率。如果發(fā)生，以下的情況較為多見：

1、審查員自己出現(xiàn)了檢索方面的問題，或者被質(zhì)量檢查出了檢索問題。處于更正錯(cuò)誤的目的，更換了對(duì)比文件

2、是申請(qǐng)人在答復(fù)時(shí)，對(duì)權(quán)利要求中的技術(shù)方案做了較大程度的修改，使得原有的檢索范圍無法涵蓋，審查員被迫針對(duì)新的技術(shù)方案重新進(jìn)行檢索。

需要說明的是，我司工程部（專利代理公司沒有設(shè)置“工程部”這種部門的，這種部門像個(gè)建筑公司一樣，本文最后的署名為“專利事業(yè)部”。前后矛盾）依據(jù)本項(xiàng)發(fā)明的說明書和權(quán)利要求書，結(jié)合審查員給出的對(duì)比文件技術(shù)（冗余詞匯）以及審查意見通知書中所披露（應(yīng)該為“指出”）的具體問題認(rèn)為這項(xiàng)發(fā)明專利仍有（應(yīng)為“具備”）很高的授權(quán)前景，下面有（用詞錯(cuò)誤，應(yīng)該是“為”或者“是”）我司的具體論述。

一、對(duì)于本案之前的答復(fù)思路以及主審員（錯(cuò)誤，專利復(fù)審程序的合議組才有“主審員”，實(shí)審程序?yàn)閷彶閱T一人獨(dú)立審查。只有“審查員”，不存在“主審員”）的審理思路

我司認(rèn)為：首先，先說一下審查員的審理思路；審查員在實(shí)審階段中，充分理解了本項(xiàng)（應(yīng)該為“件”）發(fā)明專利的技術(shù)方案之后，依據(jù)當(dāng)中的技術(shù)內(nèi)容對(duì)本發(fā)明進(jìn)行檢索（錯(cuò)誤，應(yīng)該為：針對(duì)權(quán)利要求書中的技術(shù)方案進(jìn)行檢索），保留其中最為近似的對(duì)比文件（錯(cuò)誤，應(yīng)該為：與現(xiàn)有技術(shù)最接近的對(duì)比文件），依據(jù)對(duì)比文件的技術(shù)內(nèi)容、參數(shù)反推本發(fā)明的技術(shù)創(chuàng)造性（錯(cuò)誤，應(yīng)該為：將對(duì)比文件中的技術(shù)方案與本發(fā)明權(quán)利要求書中的技術(shù)方案進(jìn)行對(duì)比，針對(duì)區(qū)別技術(shù)特征評(píng)價(jià)本發(fā)明的創(chuàng)造性），實(shí)際上來講，審查員所作的分析、評(píng)價(jià)屬于一種事后的行為,因而容易對(duì)發(fā)明的創(chuàng)造性評(píng)價(jià)偏低，這是最為常見的審查事故（“審查事故”，屬于出現(xiàn)了非常低級(jí)的審查錯(cuò)誤，發(fā)生了明顯的不良后果才會(huì)使用的詞匯。極其少見。這種情況不可能屬于“審查事故”），也是本案審查員主導(dǎo)運(yùn)用的審理思路。

但是咱們?cè)谥暗膶彶橐庖姶饛?fù)中，都只是闡述了咱們這項(xiàng)技術(shù)與對(duì)比文件的優(yōu)勢(shì)以及明顯的不同之處，對(duì)于審查員想要的“非顯而易見性”“本領(lǐng)域技術(shù)人員不可預(yù)期”的問題卻避重就輕的沒有答復(fù)到位，這是需要一定的答復(fù)技巧以及需要跟審查員做進(jìn)一步溝通的。

（原則性錯(cuò)誤。申請(qǐng)人的審查意見答復(fù)書，是非公開內(nèi)容，其他人員無法查閱。只有在本發(fā)明過了復(fù)審期限，并經(jīng)過公告法律失效后，而且向?qū)＠痔岢稣降恼?qǐng)求，專利局批準(zhǔn)后請(qǐng)求人才能夠查閱。因此，本段內(nèi)容是胡說八道。）

相信對(duì)比文件的技術(shù)您也看過了，我們這邊將您這項(xiàng)技術(shù)以及對(duì)比文件的技術(shù)相互對(duì)比之后發(fā)現(xiàn)，當(dāng)中的區(qū)別特征足夠支撐（錯(cuò)誤詞匯，應(yīng)該為“支持”）這項(xiàng)技術(shù)（應(yīng)該為：“本發(fā)明”）的創(chuàng)造性。

（誤導(dǎo)性用語和非專業(yè)性用語。至少應(yīng)該采用這類的描述：將本發(fā)明的技術(shù)方案與對(duì)比文件及區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行對(duì)比）

不可否認(rèn)的是，對(duì)比文件的技術(shù)相對(duì)于這項(xiàng)技術(shù)來說確實(shí)有一定的參考價(jià)值，但對(duì)于這項(xiàng)技術(shù)的技術(shù)核心，即便是在參考了對(duì)比文件的基礎(chǔ)上也并不能得到咱們這項(xiàng)技術(shù)的全部技術(shù)方案。

還有一點(diǎn)，咱們這項(xiàng)發(fā)明本身涉及的技術(shù)和參數(shù)較多，審查員將大部分技術(shù)特征歸入了常規(guī)技術(shù)手段和通過常規(guī)實(shí)驗(yàn)即可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)操作，事實(shí)上，常規(guī)技術(shù)手段分為隱藏性的常規(guī)技術(shù)手段（沒有見過這種定義，孤陋寡聞了）和常規(guī)技術(shù)手段的非常規(guī)運(yùn)用（沒有見過這種定義。孤陋寡聞了），只要能夠達(dá)到意想不到的技術(shù)效果，都是具有創(chuàng)造性。

而對(duì)于上述關(guān)于“常規(guī)技術(shù)手段”以及“常規(guī)技術(shù)手段的非常規(guī)應(yīng)用”的認(rèn)定，專利審查操作規(guī)程（2011修訂版）實(shí)審分冊(cè)關(guān)于創(chuàng)造性的部分，第4.1節(jié)關(guān)于“新的構(gòu)思或者尚未認(rèn)識(shí)到的技術(shù)問題”：認(rèn)識(shí)發(fā)明所要解決的技術(shù)問題已經(jīng)超出了本領(lǐng)域技術(shù)人員的能力或水平，但問題一經(jīng)提出，其解決手段是顯而易見的，此時(shí)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的具備創(chuàng)造性。

（最新的專利審查指南為2023版，所謂的專利審查操作規(guī)程2011修訂版，已經(jīng)過時(shí)了。但是，本段因?yàn)槭浅u的操作規(guī)程中的一段文字，終于罕見性的使用了專業(yè)性的詞語：“此時(shí)發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比是非顯而易見的具備創(chuàng)造性”，而這類術(shù)語在其他地方幾乎沒有出現(xiàn)）

二、我部（前文使用“我司”，前后不一致）對(duì)于本案的答復(fù)思路以及接下來的處理意見（應(yīng)為：“處理建議”）

（誤導(dǎo)性和欺騙性描述。與前面所述，其他人無法獲得申請(qǐng)人的意見答復(fù)書，因此不可能知道申請(qǐng)人答復(fù)的內(nèi)容。）

前后矛盾：前面聲稱“只要能夠達(dá)到意想不到的技術(shù)效果，都是具有創(chuàng)造性”，此處卻又強(qiáng)調(diào)這樣不行。

由于錯(cuò)誤用語以及胡言亂語之處過多，本文的糾正和分析截止到此處。

下面的內(nèi)容，大家可參考以上的分析，自行分辨。感興趣的也可留言點(diǎn)明自己發(fā)現(xiàn)的謬誤之處。

要知道，在中國(guó)目前的發(fā)明專利申請(qǐng)中，大多數(shù)的申請(qǐng)（包括本項(xiàng)技術(shù)）都屬于改進(jìn)型的發(fā)明技術(shù)，也就是說大多數(shù)的發(fā)明專利都是在已知的技術(shù)手段上進(jìn)行改進(jìn)，以求達(dá)到一個(gè)新的、更優(yōu)化的技術(shù)效果，而我們?cè)诖饛?fù)中一定要去引導(dǎo)審查員，在答復(fù)中明確且讓審查員認(rèn)識(shí)到，在咱們這項(xiàng)技術(shù)未公開之前，即便是參考了對(duì)比文件，也仍然不可能在缺少本項(xiàng)技術(shù)發(fā)明人的指導(dǎo)的前提下，單獨(dú)創(chuàng)造出本項(xiàng)發(fā)明專利的技術(shù)方案，更不要提本項(xiàng)技術(shù)有著更優(yōu)的技術(shù)效果和解決了新的技術(shù)問題。

換句話講，在本發(fā)明技術(shù)公開之前，本發(fā)明的技術(shù)方案所達(dá)到的技術(shù)效果以及所解決的技術(shù)問題均沒有被同領(lǐng)域技術(shù)所披露，而在本發(fā)明技術(shù)方案公開之后，在解決了本領(lǐng)域的技術(shù)問題以及達(dá)到更為優(yōu)化的技術(shù)效果的同時(shí)，卻被認(rèn)為本方案是顯而易見的，這與《專利審查指南》指出的關(guān)于創(chuàng)造性的審查原則是相違背的。

因此，審查員在充分理解了本發(fā)明的技術(shù)方案之后認(rèn)為本發(fā)明是依據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可以合理推斷、通過有限實(shí)驗(yàn)既可到的技術(shù)方案是完全不符合邏輯的，是違背了《專利審查指南》第二部分第四章第6節(jié)關(guān)于“事后諸葛亮”的所述規(guī)定的。

也就是說，本案答復(fù)的關(guān)鍵點(diǎn)不是本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能夠通過修改最接近現(xiàn)有技術(shù)來實(shí)現(xiàn)本發(fā)明，而是本領(lǐng)域的技術(shù)人員會(huì)不會(huì)由于現(xiàn)有技術(shù)的提示而這樣做，用來解決本發(fā)明實(shí)際要解決的問題或?qū)崿F(xiàn)某種改善或優(yōu)點(diǎn)。（這是重點(diǎn)二）

綜上所述，在本領(lǐng)域技術(shù)問題存在如此長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，本發(fā)明專利中絕大部分的技術(shù)手段和技術(shù)方案均沒有被現(xiàn)有技術(shù)所披露，這恰恰說明了本領(lǐng)域技術(shù)人員在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，未意識(shí)到本申請(qǐng)涉及到的技術(shù)區(qū)別技術(shù)特征可以用于解決本發(fā)明專利所提出的技術(shù)問題。

另外，我們認(rèn)為，本項(xiàng)技術(shù)具備專利成果轉(zhuǎn)化條件，具有相當(dāng)高的實(shí)用性，倘若該專利申請(qǐng)被駁回將會(huì)導(dǎo)致知識(shí)產(chǎn)權(quán)公開和流失，其技術(shù)成果遭受他人侵犯直接造成經(jīng)濟(jì)損失以及嚴(yán)重不良后果，根本無法平衡專利權(quán)人和社會(huì)公眾之間的利益，完全違背《專利法》促進(jìn)社會(huì)文明和技術(shù)進(jìn)步的宗旨。而且本申請(qǐng)相對(duì)于對(duì)比文件所呈現(xiàn)出實(shí)質(zhì)性技術(shù)特點(diǎn)及其顯著技術(shù)進(jìn)步，很明顯本申請(qǐng)完全符合《中華人民共和國(guó)專利法》第三十九條第一款授權(quán)條例的規(guī)定。

我司處理過很多類似問題駁回的專利技術(shù)，有十分豐富的復(fù)審經(jīng)驗(yàn)，我司是國(guó)知局備案的正規(guī)單位，所有工程師代理人都是全職，并持律師證和代理人資格證雙證上崗，每個(gè)領(lǐng)域的組長(zhǎng)都是返聘的前審查員，對(duì)于案件把控和案件質(zhì)量都是通過三重質(zhì)檢的，撰寫質(zhì)量也是沒問題的，針對(duì)此案的申請(qǐng)文件，審查意見，對(duì)比文件及駁回原因我們高度做過評(píng)估的，只要發(fā)明本身與對(duì)比文件之間具備實(shí)質(zhì)性區(qū)別特征，那么本案要通過復(fù)審爭(zhēng)取授權(quán)是完全沒有問題的。

目前根據(jù)總體的評(píng)估報(bào)告結(jié)果我也跟同領(lǐng)域技術(shù)老師多次確認(rèn)過，我們利用復(fù)審程序來爭(zhēng)取到授權(quán)是有十足把握的。

北京XX知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理專利事業(yè)部負(fù)責(zé)人：XXXX

聯(lián)系方式：15XXXXXXXXX（同微信）